東京高等裁判所 昭和６２年（行ケ）１１０号 判決
一 請求の原因一（特許庁における手続の経緯）、二（本願発明の要旨）及び三（審決の理由の要点）の事実は、当事者間に争いがない。
二 そこで、原告主張の審決の取消事由の存否について判断する。
１ 成立に争いのない甲第三号証、第四号証によれば、本願明細書（本願発明の出願公告公報）には、本願発明の技術的課題（目的）、構成及び作用効果について、次のとおり記載されていることが認められる。
（一） 本願発明は、マーキングペン、サインペン、水溶性ボールペン等の筆記具に使用する合成樹脂製のペン先、又は筆記要素（以下「ペン体」という。）に関するものであり（前記公報第二欄第四行ないし第七行）、従来のこの種のペン体には、ペン体として重要な横断面中心部の構造の不備に起因する種々の不具合があつた（同第二欄第二八行ないし第三欄第二三行）ので、この不具合を解決し、筆記具の用途に応じて最適な内部空隙構造、弾性特性、インキ導出量を同時に提供し得るペン体を提案すること、及び僅かの変更を加えるのみで、各種用途に対応するペン体を容易に設計できる極めて自由度の高いペン体の基本的構造を提案することを目的とする（同第三欄第三五行ないし第四欄第二行）。
（二） 本願発明は、右の目的を達成するため、特許請求の範囲記載の構成（本願発明の要旨）を採用したものであつて、その特徴は、幹部材及び枝部材がクサビ状もしくはＶ字形状の凹溝となる連珠状縁部を有し、それぞれ各種の突出形態を有し、これらを適宜組み合わせて一種以上の立木状突出片を形成し、これらの突出片を横断面におけるペン体の中心を回転軸線として幾何学的倍数軸対称構造を形成し、ペン体横断面における細隙の分布を容易に一様化できるようにした点にあり、また右倍数軸対称となるペン体の横断面構造は本願発明の範囲内で種々の形態とすることができる（同第四欄第一九行ないし第三〇行）。
本願明細書には、第１図ないし第９図（別紙図面（一）参照）に基づいて第一ないし第七実施例が説明されている。このうち、第８図は第六実施例を示したものであつて、この実施例においては、「環状部材61よりペン体３の中心に向けて三個の幹状部材62を突出させ、これらを中心において相互に接合する。これらの幹状部材62には左右対称な枝状部材63a・63bを突出させる。これらの幹状部材62相互間に幾分長さが短い三個の幹状部材62´を環状部材61から突出させ、これらの幹状部材62´には左右対称をなし、前記枝状部材63a・63bの間に位置する枝状部材63´を突出させる。環状部材61からは更に、幹状部材62、62´間に短い幹状部材62´´が複数個ペン体３の半径方向内方に突出する。」（第一二欄第二六行ないし第三七行）。また、第９図は第七実施例を示したものであつて、この実施例においては、「環状部材71よりペン体３の中心に向けて六個の幹状部材72を突出させ、これらを第六実施例の場合と同様にペン体３の中心において相互に接合する。これらの幹状部材72には左右対称な枝状部材73a、73bを突出させる。これらの幹状部材72相互間に、幾分長さが短い六個の幹状部材72´を環状部材71から突出させ、これらの幹状部材72´にも左右対称をなし、前記枝状部材73a、73bの間に位置する枝状部材73´を突出させる。」（同第一三欄第八行ないし第一七行）。
（三） このような種々の構成形態を有する本願発明は、次のような作用効果を奏する。「(1) ペン体の横断面において、複数個の幹状部材およびこれより突出する枝状部材により形成される立木状突出片を倍数軸対称に配置するので、<１>ペン体内部の細隙壁を形成する異形合成樹脂フイラメント状の各部材を規則的に、したがつて均一に配列することが可能である。<２>また、そのために、所要の特性を有するペン体を容易に設計でき、ペン体の製造に使用するダイスより容易に加工できる。（中略）(2) ペン体の横断面において、倍数軸対称に配置構成された複数の幹状部材および枝状部材が多数の連珠状縁部を有しているので、<１>ペン体内部に毛細管作用の強力なクサビ形もしくはＶ形の軸線方向溝が多数形成される。<２>ペン体の横断面における細隙が、中心から環状部材に向けて延在するに伴ない、その内壁面に沿う多数の細隙として配置可能となり、中心部の放射状突出片の数を増加させる必要がない。<３>したがつて、ペン体全体が均一な毛細管作用を生ずるので、安定したインキ導通量が得られる。<４>また、ペン体内部のインキ保有量・保持力が増加する。(3) ペン体がインキを貯蔵するリザーバとの間で毛細管作用を生ずる範囲内で、前記各因子を変化させ、これによりインキの物理的・化学的特性に適したペン体細隙構造を選択することができるので、<１>同一インキでインキ導出量の異るペン体が得られる。<２>また、各種用途のインキに応じて適当なインキ導出量を与えるペン体が得られる。(4) ペン体横断面において幹状部材および枝状部材の各部寸法を変化させたり、あるいは幹状部材相互間を接合して各種の強度、可撓性を有するペン体構造を選択できるので、<１>各種用途の筆記具に対し最適な筆記特性を持つペン体構造が得られる。<２>特に、ペン体の可撓性は筆記感に影響をおよぼすので、所望の筆記感を持つペン体の構造も得られる。」（同第六欄第三行ないし第七欄第四行）。
２ 成立に争いのない甲第五号証（先願明細書）によれば、先願発明はプラスチツクペン体の製造方法に関するもの（第一頁第一七行、第一八行）であつて、その実施例２として、「径が〇・三五mmの孔７、四二個を中心からの距離三・六mmで外側に、三五個を内側にして同心円状に間隙を〇・二五mmにして等間隔に配置し、中心に位置した径が〇・四mmの孔８をとおつて十字状に径が〇・三八mmの孔９を孔７方向に四個、間隙を〇・一五mmにして配置し、孔９部分の孔７（「孔８」は「孔７」の誤記と認める。）との接合箇所に径が〇・三〇mmの孔10を三個配置し、さらに孔７における孔10間の中央箇所に孔８方向に径が〇・四〇mm、〇・三五mm、〇・二六mmの孔11、12、13を間隙を〇・〇五mmにして各一個順次並べて配置し、五種類の孔（計一一九個）を設けたダイス14を押出成型機のシリンダー（図示せず）の先端に取付ける。（中略）ポリアセタール樹脂をダイス14より（中略）押出しフイラメント（図示せず）を成型し、（中略）第４図示のように微細なインキ導通路15を有し、巾が〇・一二mmの外皮部16、巾が〇・〇五mmの突出部17を有する巾が〇・〇八mmの十字部18、外皮部16における十字部18間の中央箇所から中心方向に突出した巾が順次〇・一mm、〇・〇六mm、〇・〇四mmの突出部19および四個のインキ導通路20を形成した外径が約〇・八mmの連続棒21を成型し、それを適宜の長さに切断してペン体となす。」（第四頁第一二行ないし第五頁第一五行）と記載されていることが認められる。
そして、前掲甲第四号証によれば、右実施例２に関する第４図（別紙図面（二）参照）は、第３図に示されるダイスを使用して製造された（ペン体をなす）連続棒の横断面図であることが認められ、右第４図及び右ダイスの孔形状、各寸法についての先願明細書の前記記載によると、先願明細書には、「ポリアセタール樹脂フイラメントから成る棒状芯体であつて、その横断面において前記フイラメントにより限定される細隙が、前記芯体を長手方向に貫通し、インキ導通路を形成する筆記具用ペン体において、
該ペン体は、その横断面において、
〔A´〕 ペン体の外周縁部を形成する外皮部16；
〔B´〕 該外皮部16の内縁部よりペン体内方に向けて突出し、相互に適度の隙間を隔てて隣接配置された十字部18と複数本の突出部19；ならびに
〔C´〕 該十字部18のすべてからその側方に向けて突出する突出部17；
〔D´〕 前記十字部18と突出部19が連珠状縁部を有しており、これらが立木状突出片を形成するとともに該立木状突出片を前記ペン体の中心に対して四倍軸対称に配置し；
〔E´〕 さらに、前記立木状突出片と前記突出部19との間にインキ導通路となる細隙が残されるように配置したことを特徴とするペン体
が記載されているということができる。
３ 原告は、先願明細書には、ペン体横断面における構成要素をいかに概念構成すれば、フイラメントが同径であると異径であるとを問わず、同一の設計理念に基づいて多様なペン体を実施し得るかというペン体自体の構成に関する具体的技術的思想の開示が見いだせない旨主張する。
しかしながら、本願発明が特許法第二九条の二第一項に規定する先願発明と同一であるかどうかについて判断するに当たつて重要なことは、先願明細書に原告主張のような具体的技術的思想が開示されているか否かではなく、先願明細書に記載された発明の詳細な説明及び図面を基本としてそこに開示された先願発明の構成を把握し、これを本願発明と対比して両者の構成が同一であるかどうかということであつて、原告主張の理由によりその構成如何にかかわらず両者が同一でないとすることはできない。
そこで、前記１及び２認定事実に基づき、本願発明と先願発明との構成を対比すると、両者は左記の三点において相違し、その余の構成において一致している。
（一） 本願発明の構成〔B〕と先願発明の構成〔B´〕に関して、本願発明においては、環状部材の内縁部よりペン体内方に向けて幹状部材が突出しているのに対し、先願発明においては、十字部18と突出部19が突出している。
（二） 本願発明の構成〔E〕と先願発明の構成〔E´〕に関して、インキ導通路となる細隙が、本願発明では、立木状突出片は相互間に、あるいは立木状突出片と幹状部材との間に配置されているのに対して、先願発明では、十字部18及び突出部17より成る立木状突出片と突出部19との間に配置されている。
（三） 本願発明の構成〔D〕と先願発明の構成〔D´〕に関して、本願発明では、枝状部材が連珠状縁部を有するのに対して、先願発明では突出部17が単一の珠状縁部をなしていて、連珠状縁部をなしていない。
原告は、先願発明の構成〔A´〕に関し、先願発明の外皮部16は、微細なインキ導通路15をそれ自体の内部に形成しているのに対し、本願発明の環状部材は、それ自体の内部にインキ導通路を設けていない点で相違している旨主張する。
しかしながら、先願発明の外皮部16がペン体の外周縁部を形成していることは当事者間に争いがなく、前掲甲第五号証によれば、外皮部16にはインキ導通路15が形成されているが、これが形成されていることによつて本願発明のペン体の外周縁部を形成する環状部材と同一の機能を損うものとは認められないから、先願発明の構成〔A´〕は本願発明の構成〔A〕と同一であり、原告の右主張は理由がない。
次に、原告は、先願発明の構成〔B´〕に関し、先願発明の十字部18は、ペン体の中心を通つて外皮部16に接合せしめた単一の十字部であるから、先願明細書には、「外皮部16の内縁部よりペン体内方に向けて突出し、相互に適度の隙間を隔てて隣接配置された複数本の十字部18」は記載されていない旨主張する。
しかしながら、前記１認定事実によれば、本願明細書の第六実施例（別紙図面（一）第８図）及び第七実施例（同第９図）においては、幹状部材は、環状部材61、71よりペン体３の中心に向けて突出し中央部において接合した構造のもの62、72とその相互間に環状部材61、71より突出させた長さが短い構造のもの62´、62´´、72´によつて構成されているのに対し、前記２認定事実によれば、先願明細書の実施例２（別紙図面（二）第４図）においては、外皮部16からペン体の中心に向けて突出し中央部において接合した構造の十字部18とその相互間に外皮部16から突出させた長さが短い構造の突出部19が存在する構成である。
したがつて、先願発明に複数個の十字部18が存しないことは原告主張のとおりであるが、両者は、環状部材（外皮部）の内縁部よりペン体内方に向けて突出し相互に適度の隙間を隔てて隣接配置された複数本の部材を有する点において一致し、ただ右部材が本願発明においては「幹状部材」であるのに対し、先願発明においては「十字部18と突出部19」である点において相違する（前記認定の相違点（一））というべきであり、本願発明の構成〔B〕と先願発明の構成〔B´〕との相違点はこの点に尽きることが明らかである。
また、原告は、先願発明の構成〔C´〕に関し、先願発明の突出部17は十字部18から独立した構成のものでなく、また、突出部19はいずれもその側方に向けて突出部17を突出させたものではない旨主張する。
前記２認定事実によれば、先願発明の突出部19は、いずれもその側方に向けて突出した部材を有するものでないが、十字部18は中央部で接合した四本のすべてからその側方に向けて突出部17を有しており、この突出部17はその図面（第４図）からみた形状と「突出部」という名称からみて、本願発明における枝状部材に相当すると認められる。
したがつて、先願発明の構成〔C´〕は本願発明の構成〔C〕と同一であり、原告の主張は理由がない。
さらに、原告は、先願発明の構成〔D´〕に関し、先願発明の突出部17は連珠状縁部を有せず、先願発明は立木状突出片を形成するものでなく、かつ、該突出片を倍数軸対象配置したものとして把握できない旨主張する。
先願発明の突出部17が連珠状縁部を有しない点において、本願発明の枝状部材と相違することは前述のとおり（前記相違点（三））であるが、前記２認定事実によれば、先願発明は、十字部18及び突出部17によつて立木状突出片を形成し、この突出片はペン体中心に対して四倍軸対称に配置されていることは明らかであり、先願発明の構成〔D´〕は本願発明の構成〔D〕と枝状部材が連珠状縁部を有しない点を除き一致するから、この点に関する原告の主張は理由がない。
なお、本願発明の構成〔E〕と先願発明の構成〔E´〕が相違することは、前記認定（相違点（二））のとおりである。
４ そこで、前記３認定の相違点について検討する。
前記１認定事実によれば、本願明細書の第六実施例（別紙図面（一）第８図）に記載された幹状部材は、環状部材61よりペン体３の中心に向けて中央部で結合し、それぞれその側方に向けて突出した枝状部材63a、63bを有する幹状部材62と、その相互間に環状部材61より突出し、その側方に向けて突出した枝状部材63´を有する、長さの短い幹状部材62´と、これよりさらに短い、枝状部材を有しない幹状部材62´´とにより構成されているから、本願発明の環状部材には枝状部材を有するものと有しないものとによつて構成されるものを含むことが明らかである。そして、この構成は、前記２認定の、外皮部16よりペン体内方に向けて突出し、中央部で結合し、それぞれその側方に向けて突出した突出部17を有する十字部18と、その相互間に外皮部16より突出し、突出部17を有しない突出部19を配置した先願発明の構成と一致するから、前記相違点（一）は実質において差のない表現上の相違にすぎないというべきである。
したがつて、相違点（一）に関する審決の認定、判断に誤りはない。
また、前記２認定事実によれば、先願発明は、十字部18と突出部17によつて立木状突出片を形成し、この突出部17によつて立木状突出片と突出部19との間に細隙が形成され、この細隙がインキ導通路となることが明らかであり、この構成は、本願発明において立木状突出片と幹状部材との間に設けた細隙によつてインキ導通路が形成される構成と同一であるから、前記相違点（二）はその実質において差がなく同一というべきである。
したがつて、相違点（二）に関する審決の認定、判断に誤りはない。
ところで、先願発明の突出部17は、単珠状縁部をなし、連珠状縁部を有していない点において本願発明の枝状部材と相違することは、前記相違点（三）において認定したとおりであるところ、審決は、先願発明の突出部17も連珠状縁部を有すると認定しているから、審決の右認定は誤りというべきである。
しかしながら、前掲甲第三号証によれば、本願明細書の前記第六、第七実施例（別紙図面（一）第８図、第９図）には、枝状部材63a、73aとして単珠状縁部を有するにすぎないものが示されており、この単珠状縁部から成る枝状部材と連珠状縁部から成る枝状部材との間に作用効果上格別の差異が存するとは認められない。すなわち、前記１認定事実によれば、本願発明において、枝状部材が連珠状縁部を有することの作用効果は、枝状部材にクサビ形もしくはＶ形の軸線方向溝が連珠状縁部となつた分だけ増えることにより、安定したインキ導通量が得られ、ペン体内部のインキ保有量、保持力が増加することにあると認められるが、この枝状部材が例えば二つの珠状縁部を有するものであるとすると、単珠状縁部のものに比してその効果に格別の差異が生じるとはいえない。また、この種部材において縁部を連珠状に構成することは、先願発明の突出部19、十字部18においても認められるとおり、ペン体において普通のことである。
したがつて、先願発明の十字部18に形成された突出部17を連珠状縁部とするようなことは単なる設計変更にすぎないというべきであるから、相違点（三）も実質的には差のないもので同一というべきである。
そして、本願発明の全体の作用効果について検討すると、前記１認定事実によつて認められる本願明細書記載の作用効果(1)及び(2)は構成〔D〕によつて、同(3)は構成〔B〕、〔C〕、〔D〕、〔E〕によつて、同(4)は構成〔B〕、〔C〕によつて奏するものであるところ、先願発明も、本願発明の構成〔A〕、〔B〕、〔C〕、〔D〕、〔E〕に相当する構成〔A´〕、〔B´〕、〔C´〕、〔D´〕、〔E´〕を具備するから、本願発明の奏する右作用効果は客観的にみて先願発明の奏する作用効果にほかならない。
５ 以上のとおりであるから、本願発明は先願発明と同一であるということができ、審決の認定、判断には、先願発明の構成〔D´〕の認定において、「突出部17が連珠状縁部を有して」いるとした点に誤りがあり、また、その構成〔B´〕の認定において「複数本の十字部18」、構成〔C´〕の認定において「十字部18と突出部19の少なくとも二個からその側方に向けて突出する突出部17」と表現しているのは適切とはいえないが、これらの点は本願発明を先願発明と同一と認めた審決の結論に影響するものではなく、審決に原告の主張する違法はないというべきである。
三 よつて、審決の違法を理由にその取消しを求める原告の本訴請求は失当としてこれを棄却することとする。
〔編註その一〕 本願発明の要旨は左のとおりである。
合成樹脂フイラメントから成る棒状芯体であつて、その横断面において前記フイラメントにより限定される細隙が、前記芯体を長手方向に貫通し、インキ導通路を形成する筆記具用ペン体において、
該ペン体は、その横断面において、
〔A〕 ペン体の外周縁部を形成する環状部材；
〔B〕 該環状部材の内縁部よりペン体内方に向けて突出し、相互に適度の隙間を隔てて隣接配置された複数本の幹状部材；ならびに
〔C〕 該幹状部材の少なくとも二個からその側方に向けて突出する枝状部材；
を具え、
〔D〕 前記幹状部材及び枝状部材が連珠状縁部を有しており、これら幹状部材及び枝状部材により立木状突出片を形成するとともに該突出片を前記ペン体の中心に対し倍数軸対称に配置し；
〔E〕 さらに、前記突出片は相互間に、あるいは前記突出片と前記幹状部材との間にインキ導通路となる細隙が残されるように配置したことを特徴とするペン体（別紙図面（一）参照）。
〔編註その二〕 本件に関する図面は左のとおりである。
別紙図面（一） 第一図～第七図 省略
<省略>
別紙図面（二） 第一図～第三図および第五図・第六図 省略
<省略>